Une indication géographique est exclue de la protection comme marque si elle suscite, parmi les cercles des destinataires concernés, une attente quant à la provenance géographique des produits ou services qu'elle désigne. Tel n'est pas le cas si le lieu auquel le signe fait référence n'est pas connu en Suisse, a un caractère fantaisiste de par son contenu symbolique, n'est pas approprié à la production, à la fabrication ou à la commercialisation, désigne un type de produits, s'est imposé dans le commerce comme le nom d'une entreprise ou a dégénéré en une désignation générique. La présence dans une marque complexe d'autres éléments que le nom géographique lui-même peut déboucher sur une impression d'ensemble qui exclut toute attente quant à la provenance du produit ou du service. Il convient de se référer aux circonstances particulières de chaque cas d'espèce pour déterminer si une telle attente existe bien et si le signe est susceptible de tromper le public. La riche jurisprudence en la matière n'est ainsi pas généralement transposable et les cas déjà jugés n'ont qu'une importance limitée. La situation de fait doit être clarifiée dans chaque cas particulier et les faits pertinents établis par des moyens de preuve proportionnés et raisonnables, avec le concours du déposant. L'établissement d'office des faits est un devoir de l'autorité administrative (art. 12 PA) indépendant du fardeau de la preuve qui incombe au déposant. L'obligation de collaborer à l'établissement des faits incombe aussi aux parties à la procédure (art. 13 PA) et n'influence pas l'étendue de leur fardeau de la preuve. En cas de doute, le déposant supporte les conséquences d'un fait demeuré non établi ou rendu non suffisamment vraisemblable dont il voudrait déduire des droits. L'autorité doit rechercher tous les moyens de preuve se rapportant à la signification et à une éventuelle attente d'une provenance géographique et considérer ceux présentés par les parties dont elle doit respecter le droit d'être entendues.

Les indications de provenance géographique sont exclues de la protection du droit des marques en tant qu'éléments appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 LPM et de l'art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP (c. 3.1). Constituent des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM les références directes ou indirectes à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Chaque producteur doit pouvoir faire référence à la provenance de ses produits ou services. Les indications de provenance doivent ainsi rester à la libre disposition de tous. Les indications de provenance directe comme les noms de villes, de lieux, de vallées, de régions, de pays ou de continents constituent le domaine public et ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement. Cela vaut aussi bien si un usage actuel de ces dénominations en relation avec des produits ou des services est donné, que si un usage futur peut être envisagé (c. 3.1). Un signe est trompeur lorsqu'il comporte une indication géographique ou qu'il est constitué exclusivement d'une telle dénomination et qu'il amène par là l'acheteur à penser que le produit provient de la région, du pays ou du lieu auquel l'indication de provenance renvoie, alors que tel n'est pas le cas (c. 3.2). La détermination du cercle des destinataires des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée, ainsi que de la manière dont ces destinataires perçoivent le signe, en fonction du degré d'attention qui peut leur être prêté, est une question de droit que le TF revoit librement (c. 3.3). La marque « AFRI-COLA » comporte une référence à un continent déterminé qui est connu de manière générale. Une telle indication géographique éveille chez l'acheteur des produits ainsi désignés l'impression qu'ils proviennent de la région considérée. Ceci indépendamment du fait que de tels produits soient effectivement ou non importés en Suisse de cette région (c. 4.2). Dans la mesure où la désignation ne serait pas déjà actuellement utilisée en relation avec des produits de la catégorie de ceux pour lesquels une protection est revendiquée (essentiellement pâte à tartiner fabriquée à base de matières premières comme le café, le thé, le sucre, le riz, etc.), il faut admettre, vu la grandeur et la diversité du continent africain et vu le développement économique probable de ses différents États, qu'elle entre sérieusement en ligne de compte dans le futur (c. 4.2). Il en résulte que le signe « AFRI-COLA » en relation avec les produits pour lesquels il a été refusé à l'enregistrement par le TAF constitue une indication de provenance trompeuse parce qu'il pousse l'acquéreur à penser que ces produits proviendraient d'Afrique alors que tel n'est pas nécessairement le cas (c. 4.3).

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).