Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les « peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » (classe 2) s’adressent aux spécialistes du domaine de la peinture ainsi qu’aux bricoleurs (c. 4). Formé des éléments « Sil » et « acryl », le signe « Silacryl » signifie « Silikat-Acryl », « Siloxan-Acryl », respectivement « Silan-Acryl » (c. 5 et 5.2) et est ainsi descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour les peintures (classe 2) revendiquées (c. 5.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « Silacryl » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 5.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (art. 8 Cst. ; c. 6.1) en lien avec une marque (« Silicodeck ») dont elle est elle-même titulaire (c. 6.3). Les marques « Bilacryl » (dont l’enregistrement date au surplus de l’an 2000), « Silfa » et « Silacot » ne sont pas comparables avec le signe « Silacryl », car elles contiennent chacune un élément distinctif (c. 6.3). Quant à la marque «Duracryl », elle n’est pas formée, comme le signe « Silacryl », de deux composés chimiques (c. 6.3). Même si ces marques enregistrées devaient être qualifiées de descriptives, elles ne pourraient pas être considérées comme une pratique illégale constante de l’IPI qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3 in fine). Enfin, le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (issues notamment de l'UE) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

Selon l'art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

Cf. N 219 (arrêt du TF dans cette affaire).

Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, plus les produits sont similaires, plus les signes qui leur sont destinés doivent être différents, et inversement (c. 2). La similarité entre deux produits résulte de concordances entre les lieux de fabrication, le « know-how » spécifiquement nécessaire à la production, les canaux de distribution, le cercle des acheteurs, la destination des produits et les domaines d'indication technologique, ainsi que de leur substituabilité et du rapport produit/accessoire (c. 3). Afin de déterminer si des signes sont similaires, il s'agit de se baser sur l'impression générale qu'ils laissent dans le souvenir de l'acheteur (c. 4). En l'espèce, le cercle des acheteurs comprend non seulement les spécialistes du bâtiment, mais également les propriétaires d'immeubles et les bricoleurs (c. 5). Il n'existe pas d'identité, mais une similarité (éloignée) entre des matériaux de construction (classe 19), d'une part, et des couleurs, des vernis, des laques, des préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, des matières tinctoriales et des mordants (classe 2), d'autre part, en raison d'une relation fonctionnelle de complémentarité et de liens entre les fabricants de ces produits. Il n'existe en revanche pas de similarité entre des caoutchoucs et des matériaux d'isolation (classe 17), d'une part, et des résines naturelles à l'état brut (classe 2), d'autre part, entre des matériaux d'emballage (classe 17), d'une part, et des métaux en feuilles et en poudre pour peintres (classe 2), d'autre part, et, enfin, entre des services de traitement des matériaux (classe 40), d'une part, et des produits de la classe 2, d'autre part (c. 6). En relation avec les classes 17, 19 et 40, le mot latin « ursa »(ourse en français) est fortement distinctif (marque forte). Même s'il n'y a qu'une similarité éloignée entre les produits, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque antérieure « URSA (fig.) » et le signe « URSA PAINT », car la seule adjonction du mot « PAINT », descriptif en relation avec la classe 2, ne rend pas le signe suffisamment distinctif (c. 7).