Une référence géographique qui figure dans un titre de média ou de produit d’édition n’est pas considérée comme une indication de provenance si elle renvoie au thème ou au contenu des produits ou services (c. 2.1). Les produits d’imprimerie et des médias s’adressent en principe au consommateur moyen (c. 2.4). La Park Avenue de New York est réputée en matière de luxe (c. 3.1). Les noms de lieux inconnus ou les signes de fantaisie ne peuvent pas être trompeurs (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance d’un produit ou d’un service (c. 4.1). Dans la jurisprudence, un signe contenant un nom de rue n’est considéré comme trompeur quant à la provenance des produits ou services que s’il se réfère à une ville et à un pays précis. En l’espèce, la question de savoir si le consommateur moyen associe le signe « PARK AVENUE » à la ville de New York peut rester ouverte (c. 4.2). Le signe « PARK AVENUE », associé avant tout au luxe par le consommateur moyen, n’est pas trompeur (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance de produits d’imprimerie et de services dans le domaine des médias (c. 4.3-4.4). Le signe « PARK AVENUE » n’est pas descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des services dans le domaine des médias (c. 5). Dans l’examen du caractère descriptif d’un signe, il convient de tenir compte du fait qu’un produit ou un service peut tirer sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 5.1). Bien qu’il entretienne des liens avec le contenu de produits d’imprimerie, le signe « PARK AVENUE » n’est pas directement descriptif (c. 5.2- 5.7). Vu que le signe « PARK AVENUE » est enregistré comme marque au moins dix fois aux États-Unis, il n’y a pas de raison d’en interdire l’enregistrement en Suisse pour protéger les intérêts de concurrents actifs sur la Park Avenue ou pour éviter que le signe n’induise en erreur (c. 6.2).

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]