La marque opposante « OLD NAVY » est enregistrée pour des produits en métaux précieux (classe 14), des articles en papier (classe 16), des vêtements (classe 25) et des prestations publicitaires (classe 35). L’enregistrement de la marque attaquée « OLD NAVY » a été requis pour du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34). L’autorité inférieure a refusé l’enregistrement de la marque attaquée pour différents articles à destination des fumeurs. En raison de l’identité des deux signes opposés, les produits et services revendiqués devront se distinguer particulièrement clairement (c. 3). Il n’y a pas de similarité entre des briquets et des objets en métal précieux, car ces deux produits n’ont pas le même but d’utilisation (pour des briquets, l’aspect esthétique est secondaire alors qu’il est essentiel pour des bijoux ou des articles de joaillerie) et leur fabrication ne requiert pas le même savoir-faire (c. 4.1). Le fait que des objets tels que des étuis à cigarettes ou des cendriers soient ou non en métal précieux n’a pas d’influence du point de vue de la similarité des produits. C’est en effet leur but d’utilisation qui prédomine pour les acheteurs concernés (c. 4.2). Il n’y a pas de similarité entre du papier et des articles en papier et du papier à cigarettes en raison d’un but d’utilisation et de canaux de distribution totalement différents (c. 5). Seuls les produits tels qu’ils figurent au registre sont pris en compte dans l’examen de la similarité. Dès lors, il importe peu que la marque attaquée puisse être utilisée pour des vêtements, à l’instar d’autres marques de cigarettes telles que « Camel » ou « Marlboro ». Quand bien même ce serait le cas, il ne s’agirait que de produits auxiliaires sans effet sur la similarité. Il n’y a donc pas de similarité entre des vêtements et des articles pour les fumeurs (c. 6). Si la publicité pour des cigarettes est usuelle, il ne va en revanche pas de soi que le consommateur perçoive des prestations publicitaires et des articles pour fumeurs comme un paquet cohérent de prestations. La publicité pour des cigarettes vante avant tout leur goût et constitue donc un moyen auxiliaire sans intérêt du point de vue de la similarité, laquelle doit donc être niée entre des prestations de publicité, y compris le commerce de détail, et des articles pour les fumeurs (c. 7). L’art. 16 ch. 3 ADPIC, qui prévoit une exception au principe de la spécialité, est retranscrit en droit interne à l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). Cette disposition ne peut toutefois pas être invoquée en procédure d’opposition, car l’art. 31 al. 1 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 8).

Sur le vaste marché des enzymes, les préparations pharmaceutiques destinées au traitement de déficits enzymatiques, d'une part, et les enzymes destinées à l'industrie brassicole, d'autre part, ne sont pas des produits similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LPM (c. 5-8). Ces deux produits divergent en effet quant à leur but (ils ne sont pas interchangeables), leurs destinataires et leurs canaux de distribution (c. 7.3). Enfin, la titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à prouver qu'elle est particulièrement connue en Suisse (c. 7.4). La même marque « CEREZYME » peut dès lors être enregistrée pour les deux catégories de produits en cause (c. 8).

En cas de litige relatif à la question du droit prioritaire sur un signe distinctif, l'enregistrement sous une forme délibérément identique d'une désignation déjà utilisée par un tiers, mais non déposée par celui-ci, constitue une violation des art. 2 et 3 lit. b et d LCD si cet enregistrement est effectué à des fins déloyales et en connaissance de l'usage que fait le tiers du signe en cause. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le déposant se trouve dans une relation de confiance particulière fondée sur un contrat avec l'utilisateur du signe distinctif en cause. En l'espèce, l'intention déloyale constitutive d'une infraction à la LCD est démontrée par le comportement de la défenderesse, qui a pris des mesures contraires à la bonne foi alors qu'elle était encore employée de la demanderesse et soumise au devoir de fidélité découlant du contrat de travail (c. 9).